专利侵权判定中抵触申请抗辩认定及案例分析

‌在专利侵权诉讼中，被告可以提出的抗辩理由主要包括以下几种‌：‌现有技术抗辩、‌专利无效抗辩、非生产经营目的抗辩、‌禁止反悔原则抗辩、‌捐献规则抗辩、‌先用权抗辩、‌合同许可抗辩、‌诉讼时效抗辩、‌合法来源抗辩以及‌滥用专利权抗辩等。

由于抵触申请能够破坏对比专利设计的新颖性，故在被控侵权人以实施抵触申请中的外观设计或技术发明主张不构成侵权时，可以被允许，并可以参照现有设计/技术抗辩的审查判断标准予以评判。但在实际应用中它又跟现有设计/技术抗辩存在差异。截止至目前，尚未有司法解释对此作出明确规定。本文旨在通过最高院的判决总结专利侵权判定中抵触申请抗辩的认定方法。

根据《专利审查指南（2020修改）》的相关规定，实用新型或发明的抵触申请是指：“由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件。”外观设计专利的抵触申请是指：“在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。”

从该规定可以看出，抵触申请主要有以下三个构成要件：

（1）地域要件：需是向我国专利局提出的申请；

（2）时间要件：提出申请的时间需在涉案专利申请日以前，且申请需在申请日以后（含申请日）公告；

（3）内容要件：需公开了同样的发明/实用新型/外观设计。

《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

本条是关于专利侵权纠纷中现有技术抗辩权的规定根据本条规定，在专利侵权纠纷中，如果被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，其无须向专利复审委员会提出无效宣告申请，要求专利复审委确认案件中涉及的专利权是否有效。处理专利侵权纠纷的部门一旦认定被控侵权人实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，即可以直接认定被控侵权人不侵权。（需要注意的是，处理专利侵权纠纷的部门的这一认定只是确定被控侵权人的行为是否侵犯专利权，而不是对专利权是否有效的认定）

根据北京高院《专利侵权判定指南（2017）》第142条的规定，“抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照本指南第137条或第139条的规定予以处理。”而该指南中第137条或第139条的规定是关于现有技术/设计抗辩的相关规定，即在司法实践中，抵触申请抗辩是参照现有设计技术/抗辩处理。

最高院在案号为（2022）最高法知民终2057号的裁定中给出了抵触申请抗辩使用的相关指导性意见。（在尽可能忠于原意的情况下，为明确有关问题，本文对法院判决内容略作删减）

本案是关于被上诉人（一审被告）台州某公司与上诉人（一审原告）深圳市某公司关于专利号为2018800552836、申请日为2018年7月16日、专利名称为“一种数据线”的发明专利（以下简称涉案专利）的侵权纠纷案。深圳公司享有涉案专利的专利权，同时台州某公司提供提交了授权公告号为CN208862313U的实用新型专利（以下简称313U专利）作为抵触申请抗辩的理由，该313U专利的申请日为2018年4月10日，授权公告日为2019年5月14日。

涉案专利的部分权利要求记载如下：

313U专利中公开技术内容如下：

一审法院认为台州某公司的被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。

二审最高法认为，“柔性连接件的径向扭转，使得第二连接器偏离第一接头，是第二连接器和第一接头无法插接的原因之一，但其不能否定柔性连接件扭转后其可用长度必然变短的客观事实，而该事实亦是第二连接器与第一接头无法插接的原因之一”。被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。同时，二审最高法认可313U专利为涉案专利的抵触申请文件的事实，并认为被诉侵权产品中所采用的与涉案专利权利要求1、2相对应的技术特征已被313U专利全部公开（被诉侵权产品具备涉案专利“当所述第二连接器位于反面方向时，所述第一柔性连接件被扭转，被扭转后的第一柔性连接件长度缩短从而使第二连接器不能够插接到所述第一接头”的技术特征），台州某公司抵触申请抗辩成立。

抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，其既不宜与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性，故只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，才能够认定抵触申请抗辩成立。

综上，专利侵权判定中抵触申请抗辩认定包括三个步骤：

（1）判断侵权是否成立；

（2）判断抵触申请是否成立；

（3）判断被诉侵权技术方案的各项技术特征是否均已被抵触申请单独、完整地公开（相对于抵触申请不具有新颖性）。

（1）抵触申请、侵权方案和涉案专利之间的关系如下简图所示：

（2）可见在目前司法实践中，抵触申请抗辩虽未有相关法律进行规定，但早已类推现有技术抗辩进行适用。正如现有技术抗辩的理论基础在于专利权的保护范围不得包括现有技术，抵触申请抗辩的理论基础亦是在于专利权的保护范围不得包括抵触申请的技术方案或设计。基于这个前提，抵触申请抗辩能有效避免被控侵权者的控诉还可以通过专利无效等途径寻求救济，而提供一种更为直接的抗辩路径。